L’OAMI ha pubblicato nel 2014 una interessante guida sulla prassi comune relativa alla pubblicazione dei marchi in bianco e nero.
La guida è sicuramente risalente a ancora valida per molti aspetti.
Il concetto di identità
Nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del RMC (che corrisponde all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva), la Corte di giustizia ha stabilito nella sua sentenza C-291/00 “LTJ Diffusion” che “un segno è identico a un marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio, o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.” (punto 54).
Nell’ambito dei marchi preesistenti, il Tribunale propone la stessa definizione di identità fornita nella causa “LTJ Diffusion” anche nella sua sentenza T-103/11 “JUSTING”, (punto 16), indicando che il requisito dell’identità tra il segno e il marchio deve essere interpretato in senso stretto in ragione delle conseguenze connesse a una tale identità (punti 17-18).
In aggiunta, nella sentenza T-378/11 “MEDINET”, il Tribunale ha anche stabilito che “si presume che una nozione impiegata in varie disposizioni di un atto giuridico, per ragioni di coerenza e di
certezza del diritto e, a fortiori, qualora sia oggetto di un’interpretazione restrittiva, significhi la stessa cosa indipendentemente dalla disposizione in cui si trova”.
Alla luce di quanto sopra esposto:
a) il concetto di identità applicabile agli impedimenti relativi e alle priorità deve essere interpretato allo stesso modo;
b) il criterio di identità fra segni deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva: i due marchi devono essere identici in tutti gli elementi oppure devono contenere differenze talmente
insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio;
c) di conseguenza, due segni risulterebbero identici se le differenze tra la versione in bianco e nero e quella a colori dello stesso segno fossero notate da un consumatore medio solo a seguito di un raffronto diretto.
Cosa s’intende per “differenze insignificanti”?
Una “differenza insignificante” può essere definita come segue:
una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo a seguito di un raffronto diretto degli stessi.
Priorità
I principi di priorità sono stati stabiliti per la prima volta nell’ambito della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale del 20 marzo 1883. Questi principi sono stati oggetto di numerose revisioni nonché di un’ultima modifica nel 1979 e sono stati ratificati da molti Stati contraenti.
L’articolo 4, lettera A), paragrafo 2, della convenzione di Parigi stabilisce che “È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale…”.
Il diritto di priorità è limitato nel tempo. Tale diritto scaturisce dal primo deposito di un marchio e può essere rivendicato nel corso dei sei mesi successivi ad esso, a condizione che il paese del primo deposito avesse aderito alla convenzione di Parigi o all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) oppure avesse stipulato una convenzione di reciprocità.
Talvolta le differenze di colore che possono esistere sono dovute a ragioni tecniche (stampante, scanner ecc.), dal momento che fino a qualche anno fa era possibile emettere solo un documento di priorità in bianco e nero in quanto stampanti e fotocopiatrici a colori non esistevano. Il documento, pertanto, perveniva in bianco e nero a prescindere dai colori con cui il marchio era stato originariamente registrato.
Dato che le circostanze attuali non sono più quelle precedentemente descritte, la differenza fra i marchi depositati a colori e quelli in bianco e nero acquisisce maggiore importanza.
Un marchio prioritario depositato in bianco e nero può contenere o meno una rivendicazione di colore.
Possono verificarsi le seguenti possibilità:
1) non vi è alcun tipo di rivendicazione di colore;
2) sono rivendicati specifici colori (diversi dal bianco e nero e dalle scale di grigi);
3) nella rivendicazione di colore sono dichiarati espressamente solo i colori bianco e nero;
4) nella rivendicazione di colore sono dichiarati espressamente il bianco, il nero e il grigio (il marchio è in scala di grigi);
5) nella rivendicazione di colore si dichiara che il marchio copre tutti i colori.
Per questa ragione, per quanto riguarda la priorità, è necessario che i marchi siano identici nel modo più restrittivo possibile, l’esaminatore presenterà obiezione qualora vi sia una qualunque differenza nell’aspetto dei marchi.
Pertanto, senza tenere conto delle differenze tecnologiche o delle rivendicazioni di colore, per quanto concerne le rivendicazioni di priorità un marchio registrato in bianco e nero non è considerato identico allo stesso segno riprodotto a colori. Tuttavia, se le differenze di colore solo talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio, i segni saranno considerati identici.
Considerando quanto esposto in precedenza, è possibile trarre le seguenti implicazioni pratiche in merito alle priorità:
– se il marchio prioritario non presenta alcuna rivendicazione di colore ed è rappresentato in scala di grigi, esso sarà identico allo stesso marchio con rivendicazione di colore in cui si dichiara “scala di grigi”, a meno che non contenga “differenze significative”;
– se il marchio prioritario non presenta alcuna rivendicazione di colore ed è rappresentato in bianco e nero, esso sarà identico allo stesso marchio con rivendicazione di colore in cui si dichiara “bianco e nero”, a meno che non contenga “differenze significative”.
Al contrario,
– se il marchio prioritario contiene una rivendicazione di colore “bianco e nero” e la domanda è
depositata a colori (diversi dai colori bianco e nero) i marchi non saranno identici e quindi la
rivendicazione di priorità non sarà accettata, a meno che le differenze siano insignificanti.
Impedimenti relativi
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, “Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:
(a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato”.
Conformemente alla sentenza C-291/00 “LTJ Diffusion”, gli uffici nazionali e l’UAMI concordano sulla seguente conclusione:
le differenze tra una versione in bianco e nero e una a colori dello stesso segno saranno generalmente notate dal consumatore medio. Solo in circostanze eccezionali, ossia quando tali differenze sono talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio, i segni saranno considerati
identici.
Pertanto, non è necessario ritrovare una rigida conformità tra i segni. Tuttavia, agli occhi di un consumatore medio la differenza di colore deve risultare trascurabile e difficile da notare perché i segni vengano considerati identici.
Il fatto che i segni non siano identici prescinde da una possibile somiglianza tra gli stessi
tale da comportare un rischio di confusione. La somiglianza, tuttavia, non rientra nell’ambito della presente analisi.
Uso
In termini generali, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa stabilisce che:
“Ai sensi del primo comma sono inoltre considerati come uso:
(a) l’uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che
non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è
stato registrato”.
Ai sensi del suddetto articolo, l’uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato costituisce ancora uso del marchio nella misura in cui essa non alteri il carattere distintivo del marchio di impresa. Questa disposizione consente al proprietario del marchio di apportare variazioni al segno purché queste non ne alterino il carattere distintivo.
Pertanto, non è necessario ritrovare una rigida conformità tra il segno così come è utilizzato e il segno come è stato registrato.
Per quanto concerne nello specifico le alterazioni di colore, la principale questione da affrontare è quella di accertare se il marchio, così come è usato, altera il carattere distintivo del marchio registrato, ossia se l’uso del marchio a colori, laddove il marchio è stato registrato in bianco e nero (e viceversa), costituisce un’alterazione della forma registrata. È necessario rispondere a queste domande caso per caso avvalendosi dei criteri qui di seguito presentati.
Ai fini dell’USO, una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del marchio purché:
1) gli elementi figurativi/denominativi coincidano con e costituiscano i principali elementi
distintivi;
2) il contrasto delle tonalità sia rispettato;
3) il colore o la combinazione di colori non abbia di per sé carattere distintivo;
4) il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere
distintivo generale del marchio.
Quanto detto è in linea con la sentenza pronunciata nella causa “MAD” (sentenza del 24 maggio 2012, T-152/11, “MAD”, paragrafi 41, 45), in cui il Tribunale considera accettabile l’uso di un marchio in una forma differente, purché la disposizione degli elementi figurativi/denominativi rimanga la stessa, gli elementi figurativi/denominativi coincidano e siano i principali elementi distintivi e il contrasto di tonalità sia rispettato.
Scala di grigi
Sarebbe troppo difficile operare una distinzione fra il grigio costituito da pixel di bianco e nero e il colore grigio, facendo dipendere la forma di protezione dal tipo di grigio.
a)Priorità
Per quanto concerne le rivendicazioni di priorità, un marchio registrato in scala di grigi non è
considerato identico allo stesso marchio rappresentato a colori.
Un marchio registrato in bianco e nero dovrebbe essere considerato identico allo stesso marchio in
scala di grigi solo se le differenze nel contrasto di tonalità sono talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.
b)Impedimenti relativi
Le differenze tra una versione in scala di grigi e una a colori dello stesso marchio saranno
generalmente notate dal consumatore medio. Solo in circostanze eccezionali, ossia quando tali differenze sono talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio, i marchi saranno considerati identici.
c)Uso
Ai fini dell’USO, una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del
marchio purché:
1) gli elementi figurativi/denominativi coincidano con e costituiscano i principali elementi
distintivi;
2) il contrasto delle tonalità sia rispettato;
3) il colore o la combinazione di colori non abbia di per sé carattere distintivo;
4) il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere
distintivo generale del marchio.